Que las denominaciones de origen, reguladas en nuestra Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , gozan de una protección ultra privilegiada, es un hecho incuestionable, que se deduce no ya solo con el hecho de que en el propio cuerpo legal se le dedique un TITULO entero, englobando en el mismo las marcas de garantía(pluralidad de empresas bajo el control y autorización de su titular, que certifica que los productos o servicios a los que se aplica cumplen unos requisitos comunes, en especial, en lo que concierne a su calidad, componentes, origen geográfico, condiciones técnicas o modo de elaboración del producto o de prestación del servicio)y las marcas colectivas(signo susceptible de representación gráfica, de los comprendidos en el apartado 2 del artículo 4, que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de los miembros de una asociación titular de la marca de los productos o servicios de otras empresas), sino de los diferentes tratados entre países tendentes a proteger las variedades propias de su geografía, y las diversas normas de ámbito europeo dictadas en dicho sentido, y que a día de hoy encontramos regulada en el REGLAMENTO (CE) nº1234/2007 DEL CONSEJO.
Al efecto de hacernos una idea de esta protección debemos relacionar los artículos 62 y 68 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y ponerlos en relación con los apartados c), f) y g) del artículo 5 del mismo cuerpo legal, en el que vemos las siguientes prohibiciones absolutas para registrar una marca:
«Artículo 5 Prohibiciones absolutas
c) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio.
f) Los que sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres.
g) Los que puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio.
h) Los que aplicados a identificar vinos o bebidas espirituosas contengan o consistan en indicaciones de procedencia geográfica que identifiquen vinos o bebidas espirituosas que no tengan esa procedencia, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como «clase», «tipo», «estilo», «imitación» u otras análogas».
El citado precepto debe ser puesto en relación con el artículo 118 quaterdecies del REGLAMENTO (CE) nº1234/2007 DEL CONSEJO, el cual amplia la antedicha protección a “toda usurpación, imitación o evocación, aunque se indique el origen verdadero del producto o el servicio o si el nombre protegido se traduce o va acompañado de los términos "estilo", "tipo", "método", "producido como", "imitación", "sabor", "parecido a" u "otros análogos”.
Asimismo el art. 118 ter.1.a) del Reglamento (CE) 1234/2007, para precisar el ámbito de aplicación de las normas relativas a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas, define las denominaciones de origen del siguiente modo:
«El nombre de una región, de un lugar determinado o, en casos excepcionales, de un país, que sirve para designar un producto referido en el artículo 118 bis, apartado 1, que cumple los requisitos siguientes:
i) su calidad y sus características se deben básica o exclusivamente a un entorno geográfico particular, con los factores naturales y humanos inherentes a él,
ii) las uvas utilizadas en su elaboración proceden exclusivamente de esa zona geográfica
iii) la elaboración tiene lugar en esa zona geográfica
iv) se obtiene de variedades de vid de la especie Vitis vinífera».
Con estos antecedentes normativos, pasamos a resumir el objeto de la demanda sobre la que versa la STS 107/2016 de 1 de marzo de 2016. El comité interprofesional del vino de Champagne (ente colectivo que gestiona la denominación de origen Champagne) acciona contra una mercantil español que produce y comercializa una bebida infantil gaseosa y no alcohólica (Champín), cuya forma es similar a la clásica botella de champagne, si bien en lugar de vidrio el envase es de plástico, y apenas se ve el color verde de la botella, al ir la misma envuelta en una serigrafía con el dibujo de un payaso.
La demanda perseguía la nulidad de la marca Champín, en base a 3 motivos (infracciones de los apartados c), f) y g) del artículo 5.1 de la Ley de Marcas), y acumulaba además una reclamación por competencia desleal, por la vía del artículo 12 de la Ley de Competencia Desleal.
La sentencia objeto de estudio procede a desestimar cada uno de los motivos de la demanda en base a los siguientes argumentos:
MOTIVO 1: Infracción articulo 5.1.c) Ley de Marcas: (Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio).
“Si el propio Reglamento ( CE) 1234/2007, al regular las «relaciones con las marcas registradas» en el art. 118 tercedies, ha ceñido la prohibición de registro y la nulidad del registro de marca «que corresponda a una de las situaciones mencionadas en el artículo 118 quaterdecies, apartado 2 », a que dicha marca se aplique a los vinos y bebidas del correspondiente anexo, no tiene sentido ampliar la prohibición absoluta a todos los casos en que se conculque la protección del art. 118 quaterdecies, apartado 2, subsumiendo su eventual infracción en el tipo previsto en el art. 5.1.f) LM (signos contrarios a la Ley).”
MOTIVO 2: infracción artículo 5.1.f) Ley de Marcas: (Los que sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres)
“No cualquier evocación justifica la infracción, sino que debe estar ligada a la protección otorgada a las denominaciones de origen. En este caso, el producto al cual se aplica el signo Champin y sus destinatarios difiere tanto respecto de los productos amparados por la denominación «Champagne», que la semejanza fonética de los signos no provoca la evocación a la que se refería el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia de 4 de marzo de 1999, caso formaggio Gorgonzola (C-87/97), citada por la recurrente. En ese caso en que interpreta el alcance del concepto evocación de una denominación de origen, los productos eran comparables, lo que no ocurre en el presente caso. El Tribunal de Justicia razonó que «el concepto de evocación (...) abarca un supuesto en el que el término utilizado para designar un producto incorpora una parte de una denominación protegida, de modo que, al ver el nombre del producto, el consumidor piensa, como imagen de referencia, en la mercancía que se beneficia de la denominación» (ap. 25). En nuestro caso no se genera esta conexión mental en el consumidor que perjudique la finalidad perseguida con la denominación de origen, ni tampoco constituye un aprovechamiento indebido de la reputación de la denominación de origen «Champagne», razón por la cual la tenue evocación resulta irrelevante.”
MOTIVO 3: Infracción artículo 5.1.g) Ley de Marcas: (Los que puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio)
“El art. 5.1.g) LM prohíbe el registro de los signos «que puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio». Con ello se prohíbe el registro del signo engañoso, y se entiende por tal aquel que, por un defecto intrínseco y en relación con los productos para los que se registra, induzca a error a sus destinatarios sobre un aspecto relevante que pueda influir en sus preferencias o toma de decisiones en el mercado.
Contrariamente a lo manifestado por la recurrente, la marca de la demandada no induce a pensar a los consumidores que la bebida denominada Champin ha sido elaborada a partir de Champagne o que sea un producto derivado o que comparta con él algunas de sus características principales, que constituiría el presupuesto para que pudiera haberse infringido el art. 5.1.g) LM. A ello contribuye de manera decisiva la singularidad de los productos objeto de protección por la denominación de origen, y su disparidad respecto de aquellos para los que está registrada la marca «Champin», que impide pueda generarse aquella idea errónea sobre su calidad o procedencia.”
MOTIVO 4: Infracción por interpretación errónea e inaplicación del art. 12 LCD: (Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.En particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como «modelo», «sistema», «tipo», «clase» y similares)
“Como hemos declarado en las sentencias reseñadas, el art. 12 LCD contiene la interdicción de los actos de expoliación de la posición ganada por un competidor con su esfuerzo para dotar de reputación, prestigio o buena fama a los productos o servicios con los que participa en el mercado. Para su apreciación es precisa la existencia de una reputación industrial, comercial o profesional, lo que requiere una cierta implantación en el mercado, que en este caso no se le niega a la denominación de origen «Champagne». Pero también es necesario que la conducta tomada en cuenta para integrar el ilícito suponga un comportamiento adecuado para aprovecharse de las ventajas de la reputación ajena. Y en este caso no lo es.
La demandada no está usando la denominación de origen, sino una marca denominativa que no es tan semejante como para que su empleo para los productos a los que se aplica (una gaseosa de frutas para niños) sea apta para irrogarse el prestigio de la denominación de origen.”
En resumen y dejando de lado el hecho de que se fundamenta la desestimación del MOTIVO 1 en que la demandada no vende productos alcohólicos - y en consecuencia carece de sentido hablar de una posible colisión en el ámbito del producto de la demandante por no figurar la marca inscrita para la misma clase - nuestro Alto Tribunal ha reforzado de cara a futuros demandas interpuestas por entes protectores de denominaciones de origen en los siguientes términos:
1.- Por un lado eleva la exigencia en cuanto al termino evocación, pasando a requerirse que de modo claro el consumidor final perciba como idénticos los productos protegidos por la denominación de origen y los que supuestamente vulneran dicha denominación de origen.
2.- Asimismo debe considerarse como elemento necesario de una posible vulneración de la denominación de origen, que el producto que supuestamente vulnera dicha denominación, genere confusión en el consumidor final haciéndole creer de modo indubitado que ha sido elaborado a partir del producto protegido, o bien que es un producto derivado o generado conforme a las características esenciales y diferenciadores de un producto con denominación de origen.
3.- Por último y entrando ya en el ámbito de una posible competencia desleal, será necesario, para vislumbrar el aprovechamiento de una denominación de origen, no puede haber duda en el consumidor de que el infractor trata de comercializar sus productos haciéndolos pasar por otros protegidos por la denominación de origen, no bastando con usar un nombre con una pequeña coincidencia con el nombre de la denominación de origen protegida, o el empleo de una forma de envasado del producto que pueda recordar a aquella, si no podemos hablar de un total identidad en este último ámbito. Es decir que pasaríamos a necesitar la existencia de un componente anímico o de voluntad que en cualquier caso deberá ser probado por quien demanda en defensa de sus derechos.
Alejandro Cutillas Gil
Departamento de Propiedad Intelectual e Industrial de Leopoldo Pons
